法官说商标 | 驰名商标的司法认定与司法保护

品牌竞争是当前市场竞争的重要形式，商标是品牌的主要表现形式和核心。加强对驰名商标的保护，打击市场上各种剽窃、损害驰名商标商誉的行为，是支持推动品牌经济健康发展的重要保障。《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》提出 ：“推进商标品牌建设，加强驰名商标保护，发展传承好传统品牌和老字号，大力培育具有国际影响力的知名商标品牌。”根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》和《驰名商标认定和保护规定》等法律法规、行政规章、司法解释，有权对驰名商标进行认定的主体是国家知识产权局与人民法院（以下简称法院）。法院审理的涉及驰名商标认定的案件主要有两大类 ：一是商标授权确权行政纠纷案件，案由包括商标权无效宣告请求行政纠纷与商标不予注册复审行政纠纷，二是侵害商标权纠纷与不正当竞争纠纷民事案件。

法院在驰名商标的认定中遵循被动保护、个案认定、按需认定三大基本原则。

（一）被动保护原则

法院遵循被动保护原则，即应当基于当事人的请求对涉案商标是否构成驰名商标进行认定。具体来说，在侵害商标权纠纷与不正当竞争纠纷民事案件中，原告未明确主张涉案商标构成驰名商标的，在商标授权确权行政纠纷案件中，商标无效宣告申请人或商标异议申请人在提出申请时未明确主张引证商标构成驰名商标的，法院不会主动认定涉案商标或引证商标构成驰名商标。

（二）个案认定原则

法院遵循被动保护原则，即在具体个案中基于特定时间和特定事实对涉案商标是否构成驰名商标进行认定。关于特定时间，在侵害商标权纠纷与不正当竞争纠纷民事案件中，法院仅对涉案商标在被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时是否驰名作出认定 ；在商标授权确权行政纠纷案件中，法院仅对诉争商标注册申请日期之前引证商标是否驰名作出认定。关于特定事实，法院根据当事人提供的证据进行认定，证据不同，案情不同，结论可能也会不同。商标在个案获得驰名商标保护并不代表其在每个案件中都能获得驰名商标保护。当然，涉案商标作为驰名商标受保护的记录是法院考虑该商标是否构成驰名的重要考虑因素之一，当事人可以将该商标在其他案件中获得驰名商标保护作为证据提交法院。

（三）按需认定原则

法院遵循按需认定原则，即法院根据案件具体情况，认为确有必要的，才对涉案商标是否驰名作出认定，即使在案证据已经能够充分证明该商标已经驰名。

在（2017）京 73 民初 440 号原告乔治 • 阿玛尼有限公司、乔治 • 阿玛尼有限公司（米兰）瑞士门德里西奥分公司与被告北京丽衣天下商贸有限公司、北京斓峰轩商贸有限责任公司、北京芙蓉坊服装服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案 [1] 中，原告依据商标法第十三条之规定，主张涉案权利商标构成驰名商标，并请求给予相应保护。法院经审理认为，根据驰名商标按需认定的原则，在判断认定驰名商标必要性时，应首先考虑涉案权利商标核定使用的“服装”等商品与被诉侵权行为所涉的“服装定制”服务是否构成类似 ；本案中，根据在案证据结合日常生活经验可知，服装系服装定制服务的目的和成果，二者存在紧密的关联，且其消费群体、销售渠道存在一定的重合，故二者构成类似的商品或服务。据此，本案不存在对涉案权利商标是否属于驰名商标进行认定的必要性，故法院对原告要求认定驰名商标的相应主张不予支持。在（2017）京 73民初 1252 号原告北京公明财富传承管理咨询有限公司、北京阳光老年健康基金会与被告河北盈华律师事务所、王亚琼侵害商标权纠纷一案中，法院经审理认为，虽然二原告认为其所主张的第 12321935 号和第 12321937 号“幸福留言”商标已构成驰名商标，但鉴于驰名商标的认定应遵循按需认定原则，在本案已认定二被告的涉案侵权行为本质上不属于商标法意义上的使用行为的情况下，已没有必要再就第12321935 号和第 12321937 号“幸福留言”商标是否构成驰名商标作出认定。（2017）京 73 民初 1595 号原告科勒公司与被告西安异域工坊商贸有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，法院经审理认为，科勒公司提交的证据，可以证明经过广泛宣传使用，科勒公司的第 966685 号“科勒”商标、第 4917388 号“KOHLER”商标在卫浴产品上具有较高知名度，二者已经形成唯一对应关系，并已为相关公众所熟知，构成驰名商标。鉴于驰名商标的按需认定原则，认定第 966685 号“ 科 勒 ” 商 标、 第 4917388 号“KOHLER”商标为驰名商标已足以维护科勒公司的利益，因此对于第 142982 号“KOHLER”商标、第 4917392 号“科勒”商标是否构成驰名商标，法院 不再予以评述。

在商标授权确权行政纠纷案件中，法院如果已经认定诉争商标与引证商标构成商标法第三十条或第三十一条规定的近似商标或者诉争商标违反商标法其他条款的规定，可以无需对引证商标是否构成驰名进行认定。例如，（2020）京 73 行初12763 号原告世界小姐有限公司与被告国家知识产权局、第三人世界旅游小姐国际赛事管理有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷一案，法院经审理认为，诉争商标与引证商标一至四构成使用在同一种或者类似服务上的近似商标，诉争商标的申请注册违反商标法第三十条的规定。根据驰名商标按需认定原则，在法院已认定诉争商标的注册违反商标法第三十条规定并给予原告相应救济的情况下，本案已无认定驰名商标的必要。故法院对原告关于诉争商标的申请注册违反商标法第十三条规定的主张不再予以评述。

在商标授权确权行政纠纷案中，法院认定引证商标构成驰名商标的后果就是诉争商标被宣告无效或不予注册。在民事案件中，法院认定涉案商标构成驰名商标的后果是被告承担侵权责任。

驰名商标由于其知名度高，显著性强，对其提供的保护应强于普通商标。根据现有法律规定与司法实践，驰名商标受保护力度与保护范围均大于普通商标，主要表现在以下几个方面 ：第一，对于普通商标，对商品的保护范围仅限于同一种商品或者类似商品，而对于驰名商标，实行跨类保护，对商品的保护范围扩大至不同类别上的商品。第二，判断是否构成对驰名商标的摹仿、复制或翻译，与判断商标近似的标准也不相同，商标标志近似基本上都能构成驰名商标条款规定的“摹仿、复制或翻译”，而驰名商标条款规定的“摹仿、复制或翻译”不一定属于商标标志近似。商标标志是否近似以是否容易造成相关公众对商品来源产生混淆、误认为判断标准 ；而是否构成“摹仿、复制或翻译”，不仅仅包括容易造成相关公众对商品来源产生混淆、误认的情形，还包括容易使相关公众从涉案商标标志联想到驰名商标标志，从而淡化驰名商标显著性的情形。第三，在商标授权确权行政纠纷案件中，根据商标法第四十五条第一款的规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求国家知识产权局宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。在对是否构成恶意注册进行判断时，法院将综合考虑驰名商标的驰名程度、显著性、使用宣传情况、商标的相似程度、权利人是否存在特定关系以及诉争商标注册后的使用情况等因素。第四，在侵犯商标权纠纷中，侵权商标如若是注册商标，被侵权商标的权利人应当先向国家知识产权局申请宣告侵权商标无效，侵权商标被宣告无效后，被侵权商标的权利人再提起民事诉讼。但如果被侵权商标构成驰名商标，权利人可以直接通过民事诉讼寻求司法保护。

笔者从北京知识产权法院审结的涉及驰名商标认定的案件判决书中随机调取了 100 篇判决书进行统计分析。需要说明的是，笔者在随机调取过程中排除了法院直接根据按需认定原则未对涉案商标是否构成驰名商标或涉案商标是否违反商标法第十三条规定进行评述的案件。这类案件中，法院实际上对驰名商标的认定问题并没有进行审理。关于按需认定原则的司法适用，笔者在上文已有论述。100 篇判决书中，商标授权确权行政纠纷案件占比 93%，侵害商标权纠纷与不正当竞争纠纷民事案件占比 7% ；法院认定构成驰名商标的占比 39%，法院未予以驰名商标保护的占比 61%。法院未予以驰名商标保护的 61 篇判决书中，法院认定当事人提供的证据不足以证明商标达到驰名程度的占 52.5%，认定商标标志具有较大区别，不构成复制、摹仿或翻译的占 39.3%，认定商品或服务差距较大的占31.1%。法院认定构成驰名商标的 39 篇判决书中，民事案件占比 15%，行政案件占比 85% ；驰名商标权利人系外国主体的占比 36%，驰名商标权利人系我国主体的占比 64% ；涉案驰名商标均系在我国已经注册的商标。

可见，除了按需认定原则的适用，法院未根据当事人请求对涉案商标予以驰名商标保护的具体原因还包括 ：

第一，证据不足。根据商标法第十四条第一款规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素 ：（一）相关公众对该商标的知晓程度 ；（二）该商标使用的持续时间 ；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围 ；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录 ；（五）该商标驰名的其他因素。当事人对涉案商标构成驰名商标承担举证责任，应当提供充分证据予以证明。而在法院未根据当事人请求对涉案商标予以驰名商标保护的案件中，当事人提供的证据不足以证明涉案商标已经驰名的案件占较大比例。例如，在（2017）京 73 民初 1818 号原告东道品牌创意集团有限公司诉被告沈阳东道网络技术有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，法院经审理认为，原告提供的相关媒体报道、审计报告、荣誉证书等证据能够证明原告在被告成立之前，其第 3530231 号商标在核定使用的“电脑图文设计与制作 ；计算机软件设计”服务上虽然已具有较高知名度，但尚未达到商标法规定的驰名程度，故被告在与原告第3530231号商标核定使用的服务不相类似的计算机开发销售、维修、域名注册、企业邮箱注册等项服务上突出使用其字号，不构成对原告第 3530231 号注册商标专用权造成其他损害的行为。

第二，商品或服务差距较大。当事人寻求驰名商标的司法保护时会通过个案尽可能争取更大范围的保护。但对于驰名商标的司法保护实行跨类保护，而非全类保护。对驰名商标跨类保护的范围与驰名商标的知名度和显著性密切相关，驰名商标的知名度越高、显著性越强，对驰名商标跨类保护的范围越广。在具体个案中，法院通常会综合考虑商标的显著性、知名度、商标标志的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、诉争商标申请人的主观状态等因素，对诉争商标的商品或服务是否属于驰名商标的保护范围进行认定。在一些案件中，法院认为，诉争商标与涉案商标在商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象或服务的目的、内容、方式、对象等方面存在较大差距，故未对涉案商标予以驰名商标保护。例如，在（2021）京 73 行初 16835 号原告好来化工（中山）有限公司与被告国家知识产权局、第三人广东金记种业科技有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，法院经审理认为，虽然原告提交的证据能够证明在诉争商标（第 30830126 号“黑人 HEIREN及图”商标）申请日之前，原告的第 960658 号“黑人”商标等三个引证商标在“牙膏”商品上已具有较高知名度，但第三人的诉争商标核定使用的“菌种 ；树木 ；未加工谷种 ；蘑菇繁殖菌 ；新鲜蔬菜 ；植物种子 ；新鲜水果 ；草籽 ；活动物”商品与三引证商标核定使用的具有较高知名度的“牙膏”商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面存在较大差异，相关公众不易认为上述两类商品在实际市场使用中存在某种特定联系，且根据现有证据尚不足以认定诉争商标的注册及使用会误导相关公众，致使原告的利益可能受到损害。因此，诉争商标的核准注册未构成商标法第十三条第三款规定的情形。在这类案件中，法院通常先审查涉案商标是否构成驰名再对跨类保护的范围进行认定，即使在案证据能够证明涉案商标已构成驰名，但当事人主张的跨类保护范围不合理，法院在判决书也不会对涉案商标是否构成驰名进行评述，这也是法院适用按需认定原则的一种表现。

第三，商标标志存在较大区别。一些案件中，法院认为，诉争商标与涉案商标在标志上存在较大区别，不构成驰名商标条款所规定的“摹仿、复制或翻译”。例如，在（2021）京 73 行初 3198 号原告江苏洋河酒厂股份有限公司与被告国家知识产权局、第三人王连新商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，

法院经审理认为，诉争商标（第 25265178 号“柔和梦”商标）与引证商标一（第 4253363 号“梦之蓝”商标）、引证商标二（第 13176661 号“梦之蓝”商标）在标志上具有一定差异，未构成对引证商标一、二的复制、摹仿，因此，诉争商标的申请注册未违反商标法第十三条第三款的规定。在这类案件中，如果诉争商标与涉案商标在标志上差异很大，明显不构成“摹仿、复制或翻译”，法院则无需考虑涉案商标是否构成驰名商标 ；但如果对商标标志是否相近的判断存在争议，法院仍会先审查涉案商标是否构成驰名商标，再综合考虑商品的类别差异、权利人的主观状态等因素认定是否构成“摹仿、复制或翻译”。 

从法院审理的涉及驰名商标认定的案件可以看出，驰名商标被侵害的问题依然突出。在商标授权确权行政纠纷案件中，驰名商标被侵害有以下两种常见情况 ：一是国外的驰名商标被他人在中国抢先申请注册，二是在中国已注册的驰名商标被他人在其他类别的商品或服务上申请注册。这些案件中，诉争商标已经获得初步审定甚至已经获准注册，披上了合法的外衣。而且这些诉争商标的权利人名下可能有多个甚至大量与驰名商标在标志上相同或近似的商标 ；甚至在其中一个商标被宣告无效之后，诉争商标权利人又重新申请注册相同或近似的商标。

近年来，驰名商标权利人对驰名商标的保护意识也在增强，越来越多的权利人通过商标异议或无效宣告程序拿起商标法第十三条这一法律武器来维护自己的商标权益，但他们往往不仅要针对同一主体名下的多个或大量商标，而且要针对多个不同主体的商标进行维权。这也是商标授权确权行政纠纷案件多年以来居高不下的原因之一。此外，从行政阶段到诉讼阶段，权利人往往需要历经较长时间才能等到案件的最终结论。

在法院审理的民事案件中，驰名商标被侵害有以下两种常见情况 ：一是被告将与驰名商标相同或近似的标志进行商标性使用 ；二是被告将与驰名商标相同的文字注册为企业的字号。在民事案件中，权利人不仅要举证证明商标已经达到驰名的事实，也要花费大量时间与精力收集被告实施侵权行为或不正当竞争以及获利情况的相关证据。从法院审理的涉及驰名商标认定的案件看，驰名商标权利人关于驰名商标保护的诉求趋于理性，滥用权利、盲目诉讼的情况不多。法院依法对驰名商标的保护力度也在持续加强。在商标授权确权行政纠纷案件中，部分案件由于适用按需认定原则，法院未对驰名商标进行认定，但也适用了商标法第三十条、第三十一条或其他条款对引证商标予以司法保护。除此之外，法院明确认定引证商标构成驰名商标的案件占比也不小。在商标法于 2013 年修订时增加了惩罚性赔偿条款之后，法院也对一些民事案件适用了该条款，有力地维护了驰名商标权利人的合法权利。

最后，鉴于从商标开始使用到商标成为知名商标再到商标达到驰名程度，会经历很长的时间，笔者建议商标权利人尽早申请注册商标，以免商标经使用已经取得一定商誉后却被他人恶意抢注。在商标取得较高知名度后，权利人可以在各个类别注册商标，建立知名商标或驰名商标的防御体系。此外，由于驰名商标的司法认定遵循个案认定的原则，权利人在使用和宣传商标的过程中，应当注意保存、收集和整理各个时间段的证据，以备维权时使用 ；发现驰名商标被摹仿、复制的，应当通过行政程序和诉讼程序及时维权。

注释：

[1] 本文列举的案例均为北京知识产权法院审理的案件。